Гид по патентованию и регистрации товарных знаков в США и Канаде

Как в США, так и в Канаде заявка на товарный знак подается либо с подтверждением его фактического использования на территории этих (или других) стран, либо с декларацией о намерении использовать знак в отношении каждого из заявляемых товаров.

В любом случае процесс регистрации нельзя завершить, не подтвердив фактическое использование знака в коммерческой деятельности. То есть в США и Канаде не получится зарегистрировать товарный знак для товаров «на будущее».

Также, в отношении США, на практике это означает необходимость оформлять дополнительные документы, предусмотренные мадридской процедурой, которые относятся к намерению или подтверждению использования. Это увеличивает стоимость и сроки.

Ни США, ни Канада в полной мере не признают МКТУ. В случае США это выражается в том, что хотя в реестре товары (услуги) и разделяются на международные классы, ведомство не принимает многие товары и услуги, прямо предусмотренные Ниццкой классификацией — ситуация, немыслимая в России и большинстве других стран.

Фактически это означает, что указывая в международной заявке одновременно США и другие страны, приходится либо очень плотно работать с перечнем товаров, ограничиваясь даже в рамках МКТУ, либо готовиться к предварительному отказу в США (а это дополнительные расходы).

Канада уже давно движется в сторону принятия МКТУ, но на данный момент заявляемые товары и услуги по-прежнему не классифицируются. У этого есть условно-положительная сторона — объем перечня товаров никак не влияет на официальные пошлины.

На практике объем заявляемых товаров и услуг скорее ограничивается всё тем же вопросом фактического использования. В том числе это имеет значение и уже после регистрации товарного знака в Северной Америке.

Услуги юристов в системах общего права стоят дорого. При этом эффективно защищать знак, который не используется или используется в незначительных масштабах, становится экономически нецелесообразно.

Даже если правообладателю такого знака присудят компенсацию, ее размер может не покрыть понесенных расходов. Всё это необходимо принимать во внимание при подготовке к регистрации товарного знака в Америке.